Portada Notícies -La nova reforma de Llei de marques ja és aquí. Què cal saber?

-La nova reforma de Llei de marques ja és aquí. Què cal saber?

7 de gener de 2022

Com alguns dels nostres clients ja deuen saber, la reforma de la Llei de marques relativa a les competències administratives de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per tramitar sol·licituds de nul·litat/caducitat de marques/noms comercials entrarà en vigor a 14 de gener de 2023. A partir d’aquesta data, per tant, tot aquell que vulgui instar la caducitat d’un registre de marca per l’eventual manca o insuficiència d’ús o la nul·litat per les causes ja previstes a la mateixa Llei de Marques, haurà d’adreçar la seva demanda a l’OEPM. Tal canvi té el seu origen en l’aprovació de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlament Europeu i del Consell, que té com a objecte l’aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de marques. El resultat és un procediment administratiu menys costós per a totes les parts.

Val a dir que, fins que l’OEPM adquireixi les competències per declarar la nul·litat o la caducitat dels signes, els procediments corresponents continuaran en mans de la jurisdicció civil, però seran aplicables les normes substantives que regulen la matèria continguda al nou Títol VI de la Llei de Marques.

 

img TM App ApprovedÒbviament, la reforma de Llei de marques implica també canvis interns en l’organització de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Així i tot, els dubtes expressats per part dels agents afectats pel canvi legislatiu en qüestió (com els professionals de la Propietat Industrial), sobre la coexistència d’aquest sistema amb les competències de la jurisdicció civil per determinats casos (nul·litats per reconvenció en accions per infracció, per exemple), ha fet que una reforma posterior prevegi la reconducció dels assumptes a la jurisdicció civil per la via dels eventuals recursos que es poguessin presentar a les decisions de l’OEPM en aquesta matèria. D’aquesta manera, es facilita una tendència a la coherència jurisprudencial, més difícil si els ja esmentats recursos s’haguessin de resoldre com a contenciosos-administratius.

Les novetats més importants de la reforma de Llei de marques

  • Com a procediment davant de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, el de nul·litat permetrà a partir d’ara que el titular de la marca afectada pugui demanar prova d’ús de la marca anterior.
  • La mateixa natura administrativa del procediment, que substituirà al que s’estava fent al Jutjat del Mercantil, ha implicat també un canvi en la de les proves admeses: l’article 21 bis del nou reglament estableix inequívocament que “les proves d’ús es limitaran a la presentació de documents i elements acreditatius com factures, catàlegs, llistes de preus, anuncis, envasos, etiquetes, fotografies i declaracions escrites rellevants”.
  • És també rellevant que al nou procediment s’exclou la prescripció per tolerància per a les marques d’Agent o Representant.
  • Els efectes de la declaració de caducitat es retrotrauen a la data de la sol·licitud o demanda de caducitat, llevat que la resolució o sentència prevegi una data anterior, que es fixaria a instància d’acord amb la data en la qual s’hagués produït alguna de les causes de caducitat.
  • Pel que fa a la nul·litat, la marca registrada de la qual es declari aquesta nul·litat es considerarà que no ha tingut, des del principi, cap dels efectes inherents al seu registre. Tant en el cas de la caducitat com en el de la nul·litat, es recull de manera pràcticament literal el que s’ha previst pel reglament 2017/1001 sobre la marca de la Unió Europea.

Conclusions de la reforma de Llei de marques

Com tota modificació, la que ens ocupa genera dubtes no només sobre la seva aplicació pràctica, sinó també sobre la possibilitat que generi al seu torn noves modificacions. Un exemple és l’opinió emesa per diversos experts sobre si, una vegada desestimat un recurs sobre la decisió recaiguda a una oposició, el consegüent nou recurs hauria de presentar-se davant de la jurisdicció mercantil en comptes de davant la Contenciosa-Administrativa; tal possibilitat semblaria estar en línia de l’objectiu de coherència jurisprudencial que hem esmentat més amunt.

En definitiva, sembla clar que els grans propòsits de la reforma de Llei de marques  s’assoliran en gran manera (la reducció dels costos per a l’administrat, la dinamització del registre per la desaparició de marques que no s’utilitzen, etc.), però no es poden obviar els dubtes que els nous procediments plantegen i que se n’aniran esvaint a mesura que aquests entrin en funcionament.

Article de Jaume Layola

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS