Aquest novembre, l’empresa Total90 LLC ha demandat Nike davant el Tribunal Federal del Districte Est de Louisiana. Total90 LLC acusa Nike d’infracció de marca per haver tornat a utilitzar el signe “TOTAL 90”, malgrat que —segons afirma la demandant— Nike va abandonar la marca el 2019 en deixar caducar el registre i cessar en l’ús comercial.
Als anys 2000, Nike va llançar i popularitzar la marca TOTAL90 per sabatilles de futbol, convertint-la en una línia icònica pel seu disseny innovador, pensat per oferir un rendiment òptim durant els 90 minuts de joc. Models com les Total90 Laser van marcar tendència entre jugadors de primer nivell com Ronaldinho, Wayne Rooney i Roberto Carlos. Tot i l’èxit inicial, Nike va deixar caducar el registre el 2019 i, segons la demanda, va interrompre l’ús efectiu.
Aquest és el punt on Total90 LLC entra en escena. L’empresa va adoptar el nom TOTAL 90 i va construir una activitat comercial al seu voltant. Inicialment va usar el signe en productes digitals relacionats amb futbol i més endavant per roba, obtenint dos registres de marca. Segons l’empresa, va invertir-hi, va difondre la marca i va construir una identitat pròpia pel signe.
El gir inesperat arriba el març del 2025: Nike decideix recuperar TOTAL 90 i llançar noves col·leccions, en aquest cas per una línia urbana d’esportives, competint directament amb Total90 LLC.
Per a Total90 LLC, això suposa una invasió del seu dret de marca. L’empresa sosté que, per la força comercial de Nike i el seu reconeixement de marca global, els consumidors poden creure que es l’empresa més petita, Total90 LLC qui està imitant Nike, generant el fenomen anomenat com “confusió inversa”.
El cas planteja preguntes clau: Què passa quan una marca icònica que semblava abandonada és adoptada de bona fe per un tercer que la registra i la fa seva? Fins a quin punt una marca està realment “morta” quan el seu titular deixa d’utilitzar-la? Qui té millor dret? La gran empresa que intenta recuperar la marca històrica que havia deixat d’utilitzar o l’altra empresa —més petita, però jurídicament diligent— que mentrestant ja l’ha registrat i convertit en part del seu negoci.
En dret marcari, quan una marca no es renova o no s’utilitza de manera efectiva durant un període prolongat i consecutiu – en general 5 anys, 3 en segons quins països -, caduca, o be esdevé vulnerable de caducitat. Això implica que queda lliure perquè un tercer la registri i la utilitzi de bona fe, tal com Total90 LLC afirma que va fer.
No obstant, malgrat la claredat dels requisits legals que causen la caducitat, la seva aplicació a la pràctica del mercat no sempre es senzilla, ni està exempta de discussió.
Algunes marques icòniques, tot i no tenir un ús real i efectiu, no desapareixen del tot, continuen presents gràcies a la seva presència en mercats de col·leccionisme, revenda o serveis postvenda. A Europa, el cas Ferrari TESTAROSSA (TJUE, C-720/18) n’és un exemple: tot i no fabricar el model des dels anys 90, Ferrari va evitar la caducitat acreditant un ús residual —venda de recanvis, certificats d’autenticitat i miniatures amb llicència— que el Tribunal General va considerar que complia la funció essencial de la marca: garantir l’origen comercial.
Nike pot utilitzar arguments semblants i al·legar que TOTAL 90 mai va desaparèixer del tot gràcies a la seva notorietat residual i a la presència en el mercat secundari, però hauria de demostrar que aquest ús residual li és atribuïble, no simple activitat de revenda independent.
Total90 defensa que va actuar dins la legalitat i que el sistema marcari ha de protegir qui adopta un signe aparentment disponible amb bona fe i en fa ús amb la conseqüent inversió. Reivindica el dret exclusiu que li confereix el registre vàlid de les seves marques en les que fonamenta l’acció d’infracció.
És el debat entre dos drets legítims: el del nou titular registral, que ha actuat amb diligència, i el del gegant històric que vol recuperar un dret que formava part del seu llegat.
Si el Tribunal considera que Nike va abandonar la marca, la protecció hauria de recaure en Total90. Si, en canvi, entén que la notorietat, el valor històric i la presència residual mantenien viva la marca, Nike podria recuperar la prioritat.
El cas TOTAL90 il·lustra la tensió entre seguretat jurídica i el valor econòmic de marques icòniques. La resposta no és senzilla. El sistema marcari busca, d’una banda, incentivar l’ús real i evitar que signes inactius quedin bloquejats durant dècades. Però de l’altra, també busca preservar el patrimoni identitari de marques amb un llegat i valor reconegut, fins i tot quan ja no es comercialitzen activament.
Un cop més, el dret marcari ens mostra la seva vessant més viva: les marques son molt més que la paraula o el logotip objecte de registre, son actius vius, amb memòria, reputació, valor emocional i comercial. Quan una marca desperta després d’anys adormida, pot trobar que algú altre ja l’ha feta seva. Haurem d’esperar la decisió del Tribunal per saber si TOTAL 90 estava realment morta o si, encara que feble, mantenia el batec, a l’espera del seu retorn.
El que està clar, és que revifar una marca sense estratègia pot comportar riscos rellevants. Per protegir els actius més valuosos i evitar sorpreses, és recomanable mantenir-ne un ús residual i renovar el registre encara que la marca estigui “dormida”. També convé establir una vigilància activa i, abans del revival, analitzar l’escenari registral i de mercat, planificar la protecció internacional i assegurar la cobertura de logotips i elements gràfics. Malgrat la inversió que això comporta, sempre és més rendible prevenir que litigar.
Article de Cristina Margalef.
Fotografia de base per a la imatge creada amb IA de capçalera.
