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1er año de nulidad y caducidad administrativas de signos distintivos

29 de enero de 2024

El pasado domingo 14 de enero se cumplió un año de la entrada en vigor de la última modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas proveniente de la trasposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. 

Hasta el 14 de enero de 2023, España era uno de los pocos estados miembros de la UE donde los procedimientos de nulidad y caducidad de signos distintivos registrados podían incoarse únicamente ante los Tribunales. 

Desde entonces, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es el órgano competente para declarar la nulidad y caducidad de signos distintivos españoles por vía directa, aunque los Tribunales de la jurisdicción civil mantienen su competencia por vía de reconvención. 

Es decir, un tercero interesado que desee solicitar la nulidad o caducidad de un signo distintivo deberá presentar su solicitud ante la OEPM a no ser que interponga una acción de reconvención como parte demandada en el seno de un procedimiento de infracción que se esté conociendo en la jurisdicción civil. 

Los motivos en los que pueden basarse las solicitudes de nulidad o caducidad continúan siendo los mismos: 

  • Nulidad: se sigue distinguiendo entre:
     
    Absoluta: que podrá basarse en (i) cualquiera de los motivos absolutos del artículo 5.1) de la Ley de Marcas o (ii) en la mala fe del solicitante en el momento de solicitar el signo distintivo impugnado; o 
    Relativa: que podrá basarse en cualquiera de las prohibiciones relativas contenidas en el Capítulo III de la Ley de Marcas; y 
  • Caducidad: podrá basarse en que el signo distintivo (i) no haya sido utilizado conforme al artículo 39 de la Ley de Marcas; (ii) se haya convertido en la designación usual en el comercio de un producto o servicio para el que está registrado; o (iii) como consecuencia de su uso legítimo, pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios para los que está registrado. 

Respecto al procedimiento en sí ante la OEPM, se inicia con la presentación ante la Oficina de la solicitud de la persona interesada y el justificante del pago de la tasa correspondiente. El solicitante deberá, asimismo, presentar los hechos, pruebas y alegaciones en que base su petición y, en el caso de nulidades relativas, acreditar la existencia del derecho anterior en que basa su solicitud. Las solicitudes no fundamentadas serán desestimadas. 

Admitida a trámite, la Oficina dará traslado de la solicitud al titular del signo distintivo impugnado que podrá contestar y solicitar, en el caso de nulidades relativas, la prueba de uso del derecho anterior si se dan las condiciones oportunas. 

Durante el procedimiento, la OEPM podrá invitar a las partes a presentar observaciones tantas veces como considere necesario teniendo en cuenta que dispone de un plazo máximo de 20 y 24 meses para resolver los procedimientos de caducidad y nulidad, respectivamente. Pasado este plazo máximo, la solicitud de nulidad o caducidad se consideraría desestimada por silencio administrativo. 

En las primeras 12 semanas de 2023 se habían presentado 110 solicitudes de nulidad o caducidad y, para hacernos una idea aproximada del número total de solicitudes de este primer año, hasta el 28 de diciembre se habían publicado en el BOPI: 219 notificaciones de traslado de la solicitud de nulidad e inicio de la fase contradictoria (169 de marcas nacionales, 8 de designaciones españolas de marcas internacionales y 42 de nombres comerciales) y 176 notificaciones de: traslado de la solicitud de caducidad e inicio de la fase contradictoria (158 de marcas nacionales, 12 de designaciones españolas de marcas internacionales y 6 de nombres comerciales). 

La OEPM ya ha emitido las primeras decisiones de este tipo de procedimientos, pero habrá que esperar un tiempo para tener una fotografía completa del sistema y de su funcionamiento y poder hacer una valoración a fondo de sus pros y sus contras. 

En todo caso, a nuestro entender, el hecho de que estas acciones puedan tramitarse ante la OEPM simplifica los procedimientos y reduce muchos de los formalismos que continúan siendo necesarios ante los Tribunales. Y, por lo que parece, todo apunta a que esta modificación está teniendo una buena acogida por parte de los usuarios. 

Publicado por Menchu Pérez, el 29-01-2024.

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