Dentro del proceso de creación de un nuevo diseño, este pasa por diversas etapas partiendo de una idea/planteamiento inicial, su desarrollo, comprobación de su idoneidad (funcional, normativa, aceptación), así como finalmente por su divulgación y comercialización. El momento dentro de este proceso en el que el diseñador o empresa se plantea su protección como Diseño Industrial, es fundamental para poder obtener una protección efectiva de dicho diseño.
El Diseño Industrial, de manera general y, en concreto, en la práctica como Diseño en la UE, dentro de sus requisitos de validez, tiene la necesidad de que el diseño presentado tenga novedad, es decir, que ningún diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación o de prioridad del mismo.
Se considera que dentro de las divulgaciones que se tienen en cuenta para evaluar la novedad de la solicitud del Diseño en la UE, están las del propio diseñador y/o empresa propietaria del nuevo diseño creado, con lo que el propio diseñador y/o empresa del diseño puede romper su novedad.
Teniendo en cuenta la casuística de la modalidad de registro de los Diseños Industriales y como se usan en los diferentes sectores de creación de diseños, este requisito de novedad y de divulgación previa se ve complementado con la figura del periodo de gracia, que actúa como excepción en beneficio del creador frente a sus propias divulgaciones anteriores.
En la normativa de aplicación en la UE (Reglamento (UE) 2024/2822, que modifica el Reglamento (CE) 6/2002 y Directiva (UE) 2024/2823) este periodo de gracia se encuentra recogido en su Artículo 7(2) en donde se dispone que no se tomará en consideración una divulgación realizada en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación o prioridad cuando la divulgación haya sido realizada por el diseñador o su sucesor en título; o, alternativamente, cuando esta divulgación sea realizada por un tercero como consecuencia de información o actuación del diseñador. Para poder obtener esta excepción y que la divulgación sea considerada inocua, se debe acreditar en caso necesario que el diseño divulgado previamente a la fecha de presentación de la solicitud de Diseño Industrial, es o bien del autor del diseño invocado como fundamento de dicha solicitud, o bien el derechohabiente del autor.
En otros ámbitos geográficos como USA, Japón o Reino Unido, entre otros, se tiene una regulación del periodo de gracia en línea con la normativa de la UE, aunque en otros importantes ámbitos geográficos como el de China, se exige novedad total, con excepciones mucho más estrictas que no se dan en la UE ni en estos países indicados.
Pero, ¿qué pasa cuando coinciden en el tiempo divulgaciones de terceros, durante el periodo de gracia? Es decir, ¿y si una divulgación de un producto de un tercero se realiza entre la primera divulgación del creador del diseño original y el momento de su solicitud efectiva dentro de los 12 meses de gracia?
Aquí intervienen dos supuestos:
- La divulgación del tercero deriva de la actuación o información proporcionada por el diseñador/creador del diseño divulgado, como por ejemplo serían divulgaciones que sean copias del producto divulgado por el diseñador original, por ejemplo, tras una Feria o presentación pública, presencial o en redes, de este producto/diseño.
- La divulgación del tercero deriva de un acto independiente de creación, es decir, no se basa en el diseño divulgado originalmente por el creador/diseñador, con lo que esta divulgación no muestra ningún vínculo con el diseñador.
Con respecto al primer supuesto, en el que existe una clara vinculación de la divulgación del tercero, con la divulgación previa del diseñador/creador original, esta divulgación queda amparada por el periodo de gracia y no se considera estado del arte, al considerarse una simple redivulgación por copia o un acto de mala fe.
En el segundo supuesto, en el que no hay una vinculación entre el tercero que divulga y el diseñador/creador del diseño original, y se puede defender que esta segunda creación es totalmente independiente de la original, esa divulgación SÍ cuenta como estado del arte y puede destruir la novedad del registro posterior del creador.
Esta casuística, aunque pueda considerarse difícil de creer como “casualidad”, introduce la necesidad, algunas veces complicada, de tener que demostrar la vinculación entre la divulgación propia realizada originalmente por el diseñador/creador, con la divulgación del tercero, con el evidente problema de poder llegar a demostrarlo en el Examen (administrativo o judicial) de la novedad del Diseño que finalmente se registra amparándose en el periodo de gracia.
Con todo lo anterior, la estrategia de confiar en el periodo de gracia de 12 meses para presentar una solicitud de Diseño Industrial, no debe ser tomada como un derecho de prioridad, ya que puede resultar afectada por creaciones independientes, o supuestamente independientes, que se deberán de cuestionar y tener pruebas de ello.
Aunque algunas veces sea necesaria la muestra de un diseño para conocer la respuesta de clientes o del mercado en general, siempre la recomendación es poder acreditar la autoría del diseño y/o la propia divulgación realizada, así como la de presentar la solicitud de Diseño Industrial lo antes posible, de manera preferida antes de la divulgación y en caso de ser posterior a la divulgación, acortando el plazo hasta dicha solicitud, para evitar estas “coincidencias” independientes y que el Diseño Industrial presentado pueda ser anulado.
Artículo de Xavier Prados.
