Diumenge passat, 14 de gener, es va complir un any de l’entrada en vigor de l’última modificació de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques provinent de la transposició de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2015, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de marques
Fins al 14 de gener de 2023, Espanya era un dels pocs estats membres de la UE on els procediments de nul·litat i caducitat de signes distintius registrats podien incoar-se únicament davant els Tribunals.
Des de llavors, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) és l’òrgan competent per a declarar la nul·litat i caducitat de signes distintius espanyols per via directa, encara que els Tribunals de la jurisdicció civil mantenen la seva competència per via de reconvenció.
És a dir, un tercer interessat que desitgi sol·licitar la nul·litat o caducitat d’un signe distintiu haurà de presentar la seva sol·licitud davant l’OEPM tret que interposi una acció de reconvenció com a part demandada en el si d’un procediment d’infracció que s’estigui coneixent en la jurisdicció civil.
Els motius en els quals poden basar-se les sol·licituds de nul·litat o caducitat continuen sent els mateixos:
- Nul·litat: es continua distingint entre:
Absoluta: que podrà basar-se en (i) qualsevol dels motius absoluts de l’article 5.1) de la Llei de Marques o (ii) en la mala fe del sol·licitant en el moment de sol·licitar el signe distintiu impugnat; o
Relativa: que podrà basar-se en qualsevol de les prohibicions relatives contingudes en el Capítol III de la Llei de Marques; i
- Caducitat: podrà basar-se en el fet que el signe distintiu (i) no hagi estat utilitzat conforme a l’article 39 de la Llei de Marques; (ii) s’hagi convertit en la designació usual en el comerç d’un producte o servei per al qual està registrat; o (iii) a conseqüència del seu ús legítim, pugui induir al públic a error sobre la naturalesa, la qualitat o la procedència geogràfica dels productes o serveis per als quals està registrat.
Respecte al procediment davant l’OEPM, s’inicia amb la presentació davant l’Oficina de la sol·licitud de la persona interessada i el justificant del pagament de la taxa corresponent. El sol·licitant deurà, així mateix, presentar els fets, proves i al·legacions en els quals basi la seva petició i, en el cas de nul·litats relatives, acreditar l’existència del dret anterior en què basa la seva sol·licitud. Les sol·licituds no fonamentades seran desestimades.
Admesa a tràmit, l’Oficina donarà trasllat de la sol·licitud al titular del signe distintiu impugnat que podrà contestar i sol·licitar, en el cas de nul·litats relatives, la prova d’ús del dret anterior si es donen les condicions oportunes.
Durant el procediment, l’OEPM podrà convidar les parts a presentar observacions tantes vegades com consideri necessari tenint en compte que disposa d’un termini màxim de 20 i 24 mesos per a resoldre els procediments de caducitat i nul·litat, respectivament. Passat aquest termini màxim, la sol·licitud de nul·litat o caducitat es consideraria desestimada per silenci administratiu.
En les primeres 12 setmanes de 2023 s’havien presentat 110 sol·licituds de nul·litat o caducitat i, per a fer-nos una idea aproximada del nombre total de sol·licituds d’aquest primer any, fins al 28 de desembre s’havien publicat en el BOPI: 219 notificacions de trasllat de la sol·licitud de nul·litat i inici de la fase contradictòria (169 de marques nacionals, 8 de designacions espanyoles de marques internacionals i 42 de noms comercials) i 176 notificacions de trasllat de la sol·licitud de caducitat i inici de la fase contradictòria (158 de marques nacionals, 12 de designacions espanyoles de marques internacionals i 6 de noms comercials).
L’OEPM ja ha emès les primeres decisions d’aquesta mena de procediments, però caldrà esperar un temps per a tenir una fotografia completa del sistema i del seu funcionament i poder fer una valoració a fons dels seus pros i les seves contres.
En tot cas, al nostre entendre, el fet que aquestes accions puguin tramitar-se davant l’OEPM simplifica els procediments i redueix molts dels formalismes que continuen sent necessaris davant els Tribunals. I, per la qual cosa sembla, tot apunta al fet que aquesta modificació està tenint una bona acollida per part dels usuaris.
Article publicat per Menchu Pérez, el 29-01-2024.
